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如何利用PCT国际申请办理出口许可证

2021-06-17 中国贸易报 转载

在专利代理实践中常常涉及PCT(专利合作条约)国际申请权由中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让的情形。办理这类申请权转让的过程大多手续复杂,要求严格,相关人员需要出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》。

《专利法》、《对外贸易法》对出口许可证的规定

根据我国《专利法》第十条,“中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。”这里所述的“法律、行政法规”主要包括《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》。

《专利审查指南》规定,对于发明或者实用新型专利申请(或专利),转让方是中国内地的个人或者单位,受让方是外国人、外国企业或者其他组织的,应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》,以及双方签字或者盖章的转让合同。

根据《对外贸易法》,对外贸易包括技术进出口贸易。《专利法》以实施转让行为的主体的国籍为判断条件来适用《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》,但其引用的《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》则是以地域为判断条件来规定适用法律的行为。虽然字面上看这两个部门法的规定不够一致,但在实践中也是协调统一的。

《对外贸易法》对专利技术转移贸易的保护

我国《对外贸易法》为保护对外贸易经营者的合法权益而设立。《对外贸易法》明确规定中国专利申请权和专利权的转移属于《对外贸易法》管辖范围,所以《专利法》根据《对外贸易法》规定了相应的审查要求。由于国知局对发明专利申请要予以公布,对授予的发明专利权和实用新型专利权要予以公告,使专利申请的技术方案成为世界范围内的公知技术,所以准确地讲,《对外贸易法》无法保护专利技术物理位置不出境入境,而是对于发生在境内的涉及转让方或受让方是境外主体的中国专利申请权和专利权的转移;或许可方或被许可方是境外主体的专利实施许可行为进行贸易保护。

根据我国《民事诉讼法》的相关规定,涉外专属管辖的范围不包括技术贸易行为。因此,《对外贸易法》对境外发生的技术交易行为不具有管辖权。也就是说我国权利人在境外进行的专利技术交易或其外国专利申请权和专利权转移或专利实施许可时,均不需要在商务局进行备案登记,即不属于办理出口许可证的情形。

《专利法》对专利技术跨境的保护

在专利技术保护方面,我国的专利制度相对来说已经是十分完备的了。对于我国境内产生的发明创造,建立了向外保密审查制度及严厉的处罚措施。未经过国知局同意,我国境内产生的发明创造严禁去境外的国家或地区进行专利申请。对于符合《专利法》第四条规定的国防专利或者保密专利,国知局会移交国防专利局进行审查并通知申请人对该专利申请予以保密,按照保密专利申请处理,不允许权利人泄露任何信息,当然更不允许转移该专利申请技术。《专利法》上述相关规定有效地保障了涉及国防和国民利益的专利技术不外泄。所以在专利制度设置的屏障下,不会出现涉及国防和国民利益的技术适用《技术进出口管理条例》的交易情形。

《专利法》依据权利人国籍判断是否需要办理出口许可证

专利权是有地域性的,受我国《专利法》保护的与中国专利申请和专利相关的所有权利本身是无法从境内转移至境外的,但其权利主体是可以由国籍或注册地为境内的主体转移或实施许可给境外主体的,所以《专利法》在规定适用《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》的情形时,用权利人国籍来限定是否适用是个焦点问题。这里还要指出的是,《专利法》及《对外贸易法》所指的境内境外指的是《专利法》及《对外贸易法》适用法域的境内外,不按照领土主权划分。

要求中国专利或申请优先权去境外申请权的处置是否需要出口许可证

根据我国《专利法》直接适用的《巴黎公约》关于优先权的规定,享受优先权的权利可以单独转让。而权利受让人也应当是《巴黎公约》成员国的法人或者个人,或者是在成员国的领土内有营业所或经常居住所的法人或者个人。

我国《专利法》没有规定审查和登记要求我国专利申请或专利作为优先权进行申请及处置境外专利的要求,仅在审查要求本国优先权的中国专利申请时规定了具体的要求,其审查实质还是对作为优先权的中国专利申请本身的审查或依据职权处置。

PCT国际申请的权利转移

PCT国际申请是根据《专利合作条约》进行的专利申请,对于国际申请中指定非中国国家阶段的申请权发生的转移,应视为准外国或地区的专利申请发生的权利转移。根据《专利审查指南》的规定,进入声明中填写的是指定中国的申请人,所以审查员仅审查指定中国的申请人的权利转移,并不审查指定非中国的申请人发生的任何事宜;另外非中国国家阶段的申请权转移在很大程度上是境外发生的权利转移,所以基本上也不受我国《对外贸易法》关于出口许可证的相关规定管辖。

根据我国《专利法实施细则》,向专利局办理进入中国国家阶段的手续时,国知局会启动国家阶段的程序,其中包括在《专利合作条约》允许的限度内进行的初步审查。由于PCT国家阶段申请的申请日追溯至国际申请日,所以我国的《专利审查指南》第三部分第一章进一步规定,在国家阶段审查时发现PCT国际申请的变更是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的国家申请审查,适用《专利审查指南》关于提供《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》的要求。